O registro de uma marca que reproduza ou
imite elemento característico de nome empresarial de terceiros só pode
ser negado se houver exclusividade de uso do nome em todo território
nacional e a imitação ou reprodução for capaz de gerar confusão. Essa
foi interpretação da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) para a regra contida no inciso V, do artigo 124 da Lei n. 9.279/96
– Lei de Propriedade Industrial.
Com base nesse entendimento, a
Turma decidiu que a empresa Gang Comércio do Vestuário deve conviver
com a marca Street Crime Gang, atuante também no ramo de vestuário. Os
ministros constataram que a proteção do nome comercial da primeira
empresa, registrado somente perante a Junta Comercial do Rio Grande do
Sul, não foi estendida a todo território nacional. Para isso, seria
necessário o registro em todas as juntas comerciais do país.
A
tese foi discutida no julgamento de um recurso especial do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região. O TRF determinou o cancelamento do
registro da marca Street Crime Gang no INPI, atendendo a pedido da Gang
Comércio de Vestuário, formulado, na origem, em mandado de segurança.
A
relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o caso não
trata de conflito entre marcas, mas conflito entre marca e nome
comercial de empresa, que são institutos distintos no conceito e nas
formas de proteção. De acordo com o artigo 1.155 do Código Civil, nome
comercial é a firma ou denominação adotada para o exercício da empresa.
Sua proteção tem validade nos limites do Estado em que for registrado,
podendo ser estendida a todo território nacional mediante arquivamento
dos atos constitutivos da empresa nas juntas comerciais dos demais
estados.
A marca é definida como “sinal distintivo que
identifica e distingue mercadoria, produtos e serviços de outros
idênticos ou assemelhados de origem diversa”. Segundo a doutrina, o
titular da marca pode utilizá-la com exclusividade em seu ramo de
atividade em todo território nacional, pelo prazo de duração do registro
no INPI.
A ministra Nancy Andrighi observou que a proteção
tanto da marca quanto do nome comercial tem a dupla finalidade de
proteger os institutos contra usurpação, proveito econômico parasitário e
desvio desleal de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o
consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
A
jurisprudência do STJ estabeleceu que a solução de conflito entre marca e
nome comercial não se restringe à análise do critério da anterioridade.
A relatora afirmou que também é preciso levar em consideração os
princípios da territorialidade e da especificidade.
Seguindo as
considerações da relatora, a Turma deu provimento unânime ao recurso do
INPI, para restabelecer a sentença que denegou o mandado de segurança
impetrado pela Gang Comércio de Vestuário contra o registro da marca de
empresa concorrente.
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